打ち合いの末の痛み分け?~「ブロマガ」商標侵害訴訟・東京地裁判決

たぶん、黒塗りに時間がかかったせいだろう。
判決言い渡しから1か月くらい経って、ひっそりと最高裁HPにアップされた東京地裁知財部の判決。

だが、よく読むとこの事件、提訴時には、商標界隈のマニアックな方々の間でもかなり話題になった、あの「ブロマガ」事件の判決ではないか!

FC2とドワンゴ(旧ニワンゴ)、というWeb動画配信サービスで競い合う尖った企業同士がお互いに商標法と不正競争防止法に基づく主張を打ち合ったこの事件、代理人弁護士のお名前を拝見しても、豪華ですね・・・という印象を受けるものなのだが、第1ラウンドでは果たしてどういう決着になったのか、以下、簡単にご紹介することにしたい。

※なお、事件勃発当時の「まとめ記事」として、今見られる主なものは以下のとおり。

・STORIA法律事務所 柿沼太一弁護士「FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事」https://storialaw.jp/blog/2140
・IPF biz「FC2-ドワンゴ 「ブロマガ」商標権者同士の争い 解説」 FC2-ドワンゴ 「ブロマガ」商標権者同士の争い 解説

両者の商標出願時の経緯からして複雑な事件だけに、分かりやすくまとめるのはかなり難しいのだが、分かりやすさも追求しつつ丹念に説明されているこれらの記事には心から敬意を表する次第である。

知財高裁令和元年5月23日判決(第1事件・平成28年(ワ)第23327号、第2事件・平成28年(ワ)第38566号)*1

第1事件原告兼第2事件被告  FC2,INC.(以下「FC2」)
第1事件被告兼第2事件原告  株式会社ドワンゴ (以下「ドワンゴ」)

2つの事件で原告と被告がクロスしているので、以下端的に社名で説明すると、まず、FC2が自社の商標(以下「FC2商標」)に基づいて商標法及び不正競争防止法に基づく使用差し止めと1億円の損害賠償を求めて訴えを提起し(第1事件)、これに対して、ドワンゴが自社の商標(以下「ドワンゴ商標」)に基づいて同様のカウンターパンチを打ち返し、使用差し止めと2332万8000円の損害賠償請求訴訟を提起した(第2事件)という流れになっている。

前掲提訴時のまとめ記事に依拠するならば、元々、両社とも自社のサービスインのタイミングでは「ブロマガ」の商標を出願しておらず、2012年9月になってFC2→ドワンゴの順に相次ぎ出願、さらに先行する第三者商標の存在や、それに基づいてドワンゴ側が仕掛けたFC2商標への無効審判請求等の影響もあって、両社とも完全に意図した範囲で商標を確保できていない、という難しい状況の中、「相互に権利を行使しあう」形で始まったのが本件訴訟だ、と言えるだろう。

ちなみに、FC2商標は商標第5621414号*2という二段書きの商標である。

添付商標目録には他にも、第5654405号*3という同じく二段書きの商標*4や第5770313号(ブロマガ)、第5793426号(BloMaga)といった商標が載っているのだが、これらはあくまで抗弁として使われているだけのようである*5。そして、いずれも第42類の役務のみで権利が確保されている、という点に特徴がある。

一方、ドワンゴ商標は、第5617331号*6

この商標は、FC2の一番最初の商標から2週間後に出されたもので、それゆえ第42類のコアな指定役務はほとんど抑えられていないのだが、一方で今回ターゲットにした第41類(電子出版物の提供)や、プログラムに係る第9類の商品はカバーしている。

で、本件では、いずれの当事者も自社のサービスの中で「ブロマガ」という表記を使っていたことについてはほとんど争いがなかったようで、訴訟で主張な争点になったのは、「相手方が提供しているサービスが自分たちの商標の指定役務に類似するか(そもそも独立した役務として観念できるか)」ということ。

FC2が訴えたドワンゴのサービスは、

ドワンゴは,インターネット上で,動画等のコンテンツの配信やそのたの各種サービス(ニコニコ)を提供しており,そのうち,平成24年8月に開始した「CHブロマガ」サービスは,チャンネルオーナーと呼ばれる,ドワンゴと契約した企業,著名人等が記事コンテンツの投稿,配信を行い,ユーザーが記事コンテンツをウェブサイトで閲覧をしたり,配信を受けたりすることができるサービスであり,平成25年1月に開始した「ユーザーブロマガ」サービスは,ドワンゴがインターネット上で提供するサービスについての会費を支払ったプレミアム会員がブログを開設することができるとともに,そのブログ記事を配信することもでき,ユーザーが記事コンテンツをウェブサイトで閲覧をしたり,ブログ記事の配信を受けたりすることができるサービス」(28~29頁、強調筆者、以下同じ。)

と認定されたもので、その中でも特に「ユーザーブロマガ」サービスにおいて、

「ユーザーが自らのブログ記事を作成してウェブサイトにアップロードした際には,ドワンゴが設置管理するサーバーの記憶領域にブログ記事のデータを保存しており,ドワンゴは,サービス利用者に対し,サービス利用者自身のブログを開設し,ブログ記事を作成し,投稿するために必要となるサーバーの記憶領域を提供している」(32頁)

というサービスが行われていることが、FC2商標の「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」という指定役務に類似するか、という点が争われることになった。

ドワンゴが提供していたのはあくまで「ブログ開設・配信サービス」なのだから、FC2としても、本来なら同じ第42類でも「ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供」といった役務で権利行使したかったところだろうが、冒頭で引用した解説記事にもあるとおり、これらの役務は先行するドワンゴによる一部無効審判、及びその審決取消訴訟の棄却判決(知財高判平成28年1月13日)の確定によって既に無効化されてしまっている。

それゆえ、FC2は残された役務の中でもっともかすりそうなものを前面に出して権利主張せざるを得なかったのだと思われるし、ドワンゴとしては「本件で問題となるブログに関するサービスにおいてサーバーの記憶領域への保存の過程があることは認めつつ」も、「役務の提供に付随して提供される業務は商標法上の役務には含まれない」という前提に立ち、「ブログ記事の作成やウェブサイトでの閲覧機能は独立したサービスではなく,ブログ記事の配信サービスと分離して取引されていないこと,ドワンゴはサーバーの記憶領域の保存過程について対価の支払を受けていないこと等から,ブログ開設及びブログ記事作成,投稿機能は,他の役務の提供などに付随して提供される業務であって商標法上の役務ではない」(以上32頁)という反論で対抗することになった。

一方、ドワンゴが訴えたFC2のサービスは、「ブログを通じて,有料コンテンツの購入,販売が出来るサービス」であり、

「ユーザーは,検索などをすることによって,購入したい記事を選択し,FC2に対して所定の支払をして「オリジナル小説」や「漫画」が例に挙げられる「限定記事」を購入することができ,その購入後,FC2のウェブページにおいて,購入した記事を閲覧することができるようになり,また,購入した記事について,その後,FC2からHTML形式のメールの配信を受けることなどができた。」(45~46頁)

と認定されたサービス態様が、ドワンゴ商標の「電子出版物の提供」(第41類)という指定役務に類似するか、ということが争われることになった。

FC2が「ブロマガ」サービスを始めたのは2009年のことで、「ブロマガ」商標を(慌てて)出願した2012年の時点で既にビジネスモデルは固まっていたはず。
そして、FC2はおそらく「自分たちは単なるコンテンツの媒介者であってコンテンツの提供主体ではない」というアイデンティティの下、自社出願商標の指定役務も第42類に絞ったのだろう。

だが、ドワンゴはそれを承知で、あえて後発の自社出願時に「第41類」まで指定役務を展開し、ここで打ち合いの武器として使ってきたのである。

傍から見ていると、両当事者とも似たようなビジネスモデルで勝負していたように見えた時代もあったし、当然お互い手の内は分かった上での主張の応酬。
角度のないところからギリギリのコースを狙ってシュートを打ち合うような双方の主張を眺めて痺れるような感覚に襲われたのは筆者だけだろうか・・・。

意外とあっさりだった裁判所の判断と、後に漂う苦味。

さて、そんなせめぎあいの中、裁判所は意外とシンプルに結論を出した。
まずFC2の請求に対する判断は以下のとおり。

「ある業務を行うに当たり必然的に伴う役務における標章の使用に対し,その役務と同一又は類似する役務を指定役務とする商標の商標権者が商標権の侵害を主張することができることが適当でない場合があるとしても,本件についてみると,一般的に,利用者がブログを開設,投稿して他人にそれを閲覧させるためのプラットフォームを提供するサービスは独立した役務といえるところ,前記 エのとおり,ニコニコのウェブサイトでは,会費を支払ったプレミアム会員であれば享受することができるサービスの一つとして,自らブログを開設し,ウェブサイト上にブログを投稿することができることが明確に表示されている。また,サービスの利用にあたっても,ブログを開設することができることが表示され,それに従い所定の操作を行うことで,ブログが開設され,また,ユーザーがそのブログを閲覧することができる。」
(中略)
「「ユーザーブロマガ」においては,ブログ記事をウェブでユーザーから閲覧することができるようにするだけでなく,ブログ記事をメール配信することができ,それが特徴となっていることが認められる。しかし,「ユーザーブロマガ」において,ユーザーは全員がメール配信するかしないかを選択することとなっていて,ブログを開設し,ブログ記事を投稿し,閲覧させる役務は,一般にも独立したサービスとして提供されているものである一方,「ユーザーブロマガ」において,ブログを開設しブログ記事を投稿する者にとって,メールを配信しないことが例外的な態様であるとまではいえず,メールの配信が不可欠の要素となっているとはいえない。さらに,ニコニコのウェブサイトで提供するサービスについての対価は,ブログ記事を投稿等する機能のみに対する対価として徴収されているものではないものの,そもそも,その対価はニコニコのウェブサイトにおいて提供されている多様なサービス全ての対価であり,そこには独立して提供し得る様々なサービスが含まれていて,ブログ記事の配信という特定のサービスのみについての対価ではない。」
「このことを考慮すると,ブログを開設等する機能のみに対する対価が徴収されていないことが,直ちにそれに関する役務が商標法上の役務といえないことの根拠になるとはいえない。そして,対価を支払った会員が受けられるサービスの中には,上記のように独立したサービスとして提供されるブログ開設及びブログ記事作成,投稿機能も含まれていることなどを考えると,本件の事実関係の下においては,ドワンゴが主張するように「ユーザーブロマガ」サービスにおけるブログの開設及びブログ記事の作成・投稿機能が,他のサービスなどに付随して提供される業務であって商標法上の役務には含まれないということはできないというべきである。
「また,ドワンゴは,インターネットを利用するほぼ全てのサービスが,サーバーの記憶領域への保存を伴うから,ドワンゴが提供するサービスが,甲商標の指定役務である「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」と同一又は類似すると解釈することは実務に混乱をきたすと主張する。しかし,インターネットを利用するサービスにサーバーの記憶領域への保存を伴うものが多いとしても,そのサービスには様々なものがあり,それらのサービスの全てにおいてサーバーへの記憶領域への貸与が独立した役務と認められるとは限らず,本件においては,本件で問題となっているサービスについて,ブログのためのサーバーの記憶領域の貸与が商標法上の役務と認められたものでありドワンゴの主張は採用することができない。」(以上32~34頁)

この解釈判断であれば、「記憶領域の貸与」を指定役務に入れておけば、サーバを用いてWeb上で提供されるほとんどのサービスに権利主張できる、ということになり、第9類との備考類似との関係でも微妙な問題をはらむことになりそうだが*7、裁判所はそれも「是」とした。

一方、裁判所は、ドワンゴの請求に関しても、以下のとおりFC2の商標権侵害を肯定した。

「利用者は,FC2のサービスを利用することによって,上記のような態様で,第三者が作成したまとまりのある文書・図画を閲覧等することができるようになるのであり,同サービスにおいては,電子出版物の提供又は通信ネットワークを利用した電子書籍及び電子定期刊行物の提供に,少なくとも類似した役務が提供されているといえる。 そして,前記 のブログ記事の購入に当たり用いられている甲標章の使用態様によれば,電磁的方法により行う映像面を介したこの役務の提供に当たり,映像面に乙商標と類似する甲標章が付されていたと認められる。」
「FC2は,「電子出版物」とは,いわゆる電子書籍を意味してFC2のブログサービスは「電子出版物の提供」に該当しないと主張し,また,ブログ記事の配信を行う主体はユーザーであり,FC2ではなく,FC2はその媒介をしているにすぎないから,ブログ記事の配信が「電子出版物の提供」に該当するとしても,FC2のブログサービスは「電子出版物の提供」の媒介であって,「電子出版物の提供」には該当しないと主張するしかし,前記イの態様に照らせば,FC2の上記のブロマガの販売に関するサービスについては,少なくとも,前記役務に類似した役務が提供されているといえる。」(以上46頁)

東京地裁は、FC2、ドワンゴのいずれの主張に係る判断についても、「本件態様に照らせば」という趣旨の留保を付して、本判決における判断の射程が過度に広がらないように配慮している様子も見受けられるのだが、実務者がこれを見たら、やっぱり事前の商標調査はどうしても”安全サイド”に向かっていくのかな、という気がする。

なお、両当事者とも、映し鏡のように「先使用の抗弁」、「商標法4条1項10号の無効事由の存在」、「自社保有商標の正当な権利行使」といった反論を試みているのだが、前二者に関してはいずれも「需要者の間に広く認識されていたとはいえない」という理由により、最後の点に関しては侵害を肯定したのと表裏の理屈で、いずれも退けられている。

いずれの「ブロマガ」サービスも、少なくとも同種のWebサービスを頻繁に利用しているユーザーの間では、広く認識されていた、といっても良いレベルではなかったのかな?と思わなくもないところだが、この部分の立証が難しいのはリアルビジネスの場合と同様、ということと理解している*8

また、損害額の算定に際しては、FC2側の請求に関しては商標法38条2項による推定を認めたものの、

ドワンゴが得た上記利益のうち,上記役務に関して乙標章を付したことによる利益といえる部分は相当に限られるとすることが相当である。また,ブログの開設は,ドワンゴによって提供されるニコニコにおける多くのサービスのうちの一つであり,それが「ニコニコ」におけるサービスの一つであることも表示されていて,ブログを開設する需要者もそのことを認識していたと認められる。そして,上記のようなサービスの一つであることを主な理由として,ドワンゴにより提供されるブログの開設等の役務を利用した者も多いと認められる。これらを考慮すると,乙標章を付したことにより得たといえるFC2の利益は相当程度限定されたものと認めることができ・・・」(40頁)

と相当絞り込まれた結果、認容額は656万5554円にとどまったし、ドワンゴ側の請求に至っては、

「上記システム使用料よりもブロマガ負担保守運営費が・・・多い」(48頁)

として、38条2項の適用すら認められなかった*9

ということで、結論を見ると、名実ともに「痛み分け」だなぁ、という印象を強く受けることになった第一審判決。

個人的には、両当事者が「ブロマガ」に関してサービス開始前に商標出願をしていなかったのは(「ブログ」+「マガジン」=「ブロマガ」というシンプルさ等も考慮すると)、そんなに責められるべきことではないと思っていて、むしろ、(冒頭で引用した参考記事のストーリーに基づくなら)ドワンゴニワンゴ)側の使用開始に端を発したその後の両者のスピーディな対応の方にむしろ感銘を受けるくらいなのだが、その対応過程でのちょっとした思惑のズレが重なった結果、3年もかけて本件のような訴訟を行う羽目になり、さらに両者とも請求額に比べると微々たる賠償額で認容判決をもらって一区切り・・・というのは、実務者としては何とも切ない。

ドワンゴは今でも「ニコニコチャンネル ブロマガ」という形で商標を用いているが*10、それはFC2が本件訴訟で用いた商標が不使用取消審判により事実上消滅した(したがって、本判決でも差止請求は棄却されている)からなのか、また、FC2側は、現在はネーミングの前後を入れ替えて「マガブロ」という名称でサービスを展開している*11ようだが、一連の騒動の過程で取得した「ブロマガ」商標の行方はどうなるのか・・・等、外野から見ていても分からないことは多いのだが、著名な企業同士の戦い、ということで、後日譚も含め、どこかのWebメディアがいつか報じてくれることを期待している。

そして、この先、知財高裁判決まで進んでも進まなくても、日々ついつい負担の軽い方のジャッジに走りがちな商標実務者が「他山の石」として日々振り返るべき事案として、本件は長く語り継がれるべきだろう、と今は思っている。

*1:第46部・柴田義明裁判長、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/088792_hanrei.pdf

*2:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2012-074287/86C279A1EC130B8094C00633EE0B0E7050EAE963CC4881546E03BD6DC6B19CF2/40/ja

*3:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2013-077007/90BC13E23A700C0A1765FFB0A27D4F22EA13DD625E93AF1980469344DCC37986/40/ja

*4:先に登録された第5621414号は「ブロマガ」のカタカナと「BlogMaga」という英文字の二段書きだが、その一年後に「ブロマガ/BloMaga」と「g」を抜く形で改めて出願がなされたのがこちらである。本判決の中でも引用されているとおり、残念ながら「BlogMaga」との二段書き商標に関しては、ドワンゴが起こした不使用取消審判とその後の審決取消訴訟知財高判平成30年12月20日)で、実際に使用していた「ブロマガ」標章との同一性が否定され、ほぼ取り消されてしまう、という決着になっている(個人的にはちょっと厳しい判断だな、という印象だが、裁判所もいろいろ忖度したのかもしれない・・・)。

*5:登録時期が第5621414号よりも後になるので、損害額算定等の関係で最初の商標権に基づくものだけを請求原因としたのではないかと推察される。

*6:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2012-078173/521259063B7E8CD65624617A04D255BFC34DA4B9B111058E2A0585F321B2927F/40/ja

*7:先に紹介したFC2商標に対する一部無効審判では、特許庁が「情報の提供以外の役務(「○○○の記憶領域の貸与」の役務)は,主に通信事業者やインターネットサービスプロバイダによって提供され,商品「電子計算機用プログラム」は,コンピュータのソフトウェアメーカーによって開発・製造されるものであるから,両者の事業者は異なっており,また,両者はいずれもコンピュータに関連するものの,その用途は異なるとみるのが自然であり需要者もおのずとそれぞれを利用する者に限られるといえるから,両者は,これらに同一又は類似の商標が使用されたとしても,同一の営業主により提供又は製造・販売されるものと誤認されるおそれがある関係にない,非類似のものと判断するのが相当である。」として「電子計算機用プログラム」との類似性を否定したことにより、この役務が残ったことにも留意する必要がある。

*8:なお、FC2がドワンゴの「ブロマガ」商標に対して提起した無効審判、及びその審決取消訴訟においても商標法4条1項10号、15号該当性は否定されている(知財高判平成31年2月6日)。

*9:もっとも38条3項を適用し、「3%」の料率により算定した結果、867万7823円、と金額的にはFC2側の認容額を上回ることにはなったのだが・・・。

*10:https://ch.nicovideo.jp/portal/blomaga参照。

*11:マガブロとは?- FC2ブログ参照。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html