長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。
先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条（平成16年改正後のもの）の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。
まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。
そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。
東京地判平成26年10月30日（H25（ワ）第6158号）*2
原告：A
被告：野村證券株式会社
本件は、「被告の従業員であった原告が，被告に対し，リスクチェックの実行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたとして，特許法35条3項及び5項に基づき，相当の対価の支払を求める事案」である（請求額は2億円）。
そして、本件のキモは、太字で強調したとおり、特許法35条が5つの項で構成されるようになった平成16年改正法に基づいて発明対価の請求がなされたこと*3、そして、平成16年改正法特許法35条の下で行われた発明対価請求訴訟では初めて、「会社の発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」が争点となったことにある*4。
被告となった野村証券は、誰もが知っている我が国有数の大企業であり、他の会社に倣って、いわゆる「職務発明規程」もちゃんと設けていた。
もちろん、同社はあくまで証券会社であって、物づくりを業とする会社ではないから、メーカー等と比べると「特許」の世界との距離は遠いのだが、一時期、金融業界で「ビジネスモデル特許」が話題になったこともあってか、IPDLで検索すると、公開公報に掲載されている出願特許が53件、そのうち7件については登録査定を受けて現在も保有しているようであり、特許と全く無縁、ということでもない。
被告会社の社内規程がどのような内容になっていたかと言えば、まず、「発明又は考案に関する規程」（被告発明規程１）によって、
（報奨金）
第５条 当社が社員等から承継した職務発明について，特許又は実用新案の出願を行ったとき，当該職務発明に係る特許権又は実用新案権を取得したとき，及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たときには，当該職務発明を行った社員等に対して出願１件ごとに報奨金を支払うものとする。
（第２項省略）
３ 報奨金の額，支払方法等については，別途定める手続きにより決定するものとする。
（以下略）
という大枠のルールを定め、さらに「報奨金に関する定め」（被告発明規程２）によって、
という出願時、権利取得時の具体的な報奨金の額を定めた上で、さらに、
発明又は考案（特許権又は実用新案権を取得したものに限る。）を実施したことにより当社が金銭的利益を得た場合
次の各部で構成する「特許等協議委員会」の協議により決定する（※）。
法務部長，人事部長，財務部長及び当該発明者の所属部店長
但し，役員又は重要な職員への報奨金については，別途執行役会による承認を要する。
※【協議内容及び協議における考慮要素】
（協議内容）
・他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することにより収入を得た場合，各年度について次の諸点につき協議の上，決定するものとする。
(1)当該特許の貢献によりもたらされた収入金額
(2)(1)で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額
(3)(2)で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額
・なお，(1)〜(3)の判定根拠となる資料は，当該発明者の所属部店が提示するものとする。また，上記収入は，原則として当該発明が会社に譲渡されたときもしくは特許出願時のいずれか早い方から計算する。
・以上により算出された金額（(3)の金額）をもって実施時報奨金とする。決定された実施時報奨金については，経営戦略会議に報告するものとする。
（考慮要素）
協議にあたっては，次の事項を考慮するものとする。
(1)基本的には，発明者の貢献割合の低い発明に対しては，高額な支払は行わない。
(2)発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は，書面に明確に記録する。
(3)発明者のほかに，共同して発明に貢献した役職員がいる場合には，定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。
（以下略）」
（以上、5〜6頁）
として、いわゆる「実績補償金」の定めの詳細を定める、というものであった。
規程上支払われる対価の名称は、あくまで「報奨金」とされており、特に「実施実績」に対応した部分については、会社側の裁量の余地が大きい制度設計になっているものの、具体的な考慮要素等が記されるなど、それなりに考えて作られた形跡はある。また、出願時、権利取得時に支払われる対価の額も、決して少ない額ではなく、一見すると、全体的に平均水準以上の規程、と言っても差し支えない。
ところが、裁判所は、一つ目の争点である「被告発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性」について、実にショッキングな判断を下したのである。
「プロセス」の欠如ゆえに否定された合理性
裁判所は、判断の冒頭で、被告の発明規程１、２に関する、原告やその他の従業員との説明・協議状況や開示状況等について、以下のような事実認定を行った*5。
ア 被告は，特許法35条を改正する平成16年法律第79号が平成17年4月1日に施行された後，原告が被告に入社する前に，前記前提事実(5)の内容のとおりに被告発明規程１を改正するとともに，被告発明規程２を策定した。被告が，原告の入社の際又はその後に，被告発明規程に関する協議を原告と個別的に行ったり，その存在や内容を原告に説明したりすることはなかった。なお，被告が被告発明規程を策定又は改定するに当たり被告の従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない。
イ 被告発明規程１は，被告が社内に設けているイントラネットを通じて被告の従業員らに開示されており，原告もその内容を確認することができた。これに対し，被告発明規程２は，従業員らに開示されておらず，原告が本件発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させる前に原告に個別的に開示されることもなかった。
ウ 被告発明規程には，対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立て等の手続は定められていない。また，被告がこれまでに職務発明をした従業員に出願時報奨金及び取得時報奨金を支払った例はあるが，事前に支払をする旨の通知をしたにとどまり，当該従業員からの意見の聴取はされていない。
（以上12頁）
そして、その上で、平成16年改正後の特許法35条4項に基づく「規程に基づく対価支払の合理性判断基準」として、次のような規範を示したのである。
「特許法35条4項によれば，使用者等は，勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ，その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りるところ，不合理であるか否かは，(1)対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況，(2)基準の開示の状況，(3)対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況，(4)その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると，考慮要素として例示された上記(1)〜(3)の手続を欠くときは，これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること，その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り，勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。」（13頁）
あてはめの結果どうなったかと言えば、(1)〜(3)については被告がいずれの要素も満たしていない*6、とされ、(4)の「その他の事情」についても、
「対価の支払に係る手続の面で，被告において上記(1)〜(3)に代わるような手段を確保していることは，本件の証拠上，何らうかがわれない。」
「対価の額及び支払条件等の実体面については，被告発明規程２の定める出願時報奨金及び取得時報奨金の額（特許１件当たりそれぞれ３万円及び１０万円。前記前提事実(5)）は，いずれも他の企業と比較して格別高額なものとはいえない（略）*7。また，実施時報奨金については，上限額の定めはないものの，この点は多数の企業と同様の取扱いをしているにとどまり（同上），被告において他社より高額な対価の支払が予定されていたとは解し難い。なお，実施時報奨金の支払につき，被告発明規程１が単に「発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たとき」としているのに対し，これを受けて定められた被告発明規程２は「特許権又は実用新案権の取得したものに限る」としているが，特許権等の取得を要件としたことの根拠も本件の証拠上明らかでない。」（14頁）
として、被告側に有利な事情は一切くみ取られていない*8。
そして、その結果、
「以上によれば，本件発明について，被告が原告に対し被告発明規程の定めにより対価を支払うこと（出願時報奨金のみを支払い，実施時報奨金は支払わないとすること）は不合理であると判断するのが相当である。」
という、“平成16年改正特許法施行後初”のドラスティックな結論が導かれることになってしまったのである。
結論としては会社の全面勝訴。だが・・・
本件で原告が対価を主張した「本件発明」は、平成23年8月23日に米国に特許出願されたものの、平成25年2月6日付で、米国特許法102条(b)項に基づき登録を拒絶すべきである旨のオフィスアクション通知を受け、拒絶の結論を維持した最終のオフィスアクション（平成25年11月13日付け）を経て、被告会社らが平成26年5月13日の応答期限までに応答しなかったことによって、米国及びそれ以外の国での特許権取得ができないことが確定する、という状況になっていた。
もちろん、特許法35条3項に基づく「相当の対価」は、「特許を受ける権利」を譲渡しただけでも発生しうるものではあるのだが、裁判所としては、そこまでして原告を救済する必要はない、と判断したのであろう。
「本件発明は米国で特許出願されたものであり，このような場合についても特許法35条3項及び5項が類推適用されると解されるものの（最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁参照），本件発明については新規性の欠如を理由に特許を受けられないことが確定している（前記前提事実(4)）。このことは，特許を受ける権利の承継人が将来成立することのあるべき独占的地位に由来する独占的利益の不発生を推認させる事実であるから，相当の対価を請求する者は，それにもかかわらず上記の独占的利益が発生したことを相当の根拠をもって主張立証する必要があると解すべきである。」（16頁）
という規範を打ち立てた上で、本件発明に関連する研究成果の公表が相次いでいた事実等から、「本件審査期間において、被告に本件発明に基づく独占的利益が生じていたと認めることはできない」等と述べ、
「その余の考慮要素につき判断するまでもなく，原告は，被告に対し，本件発明について相当の対価の支払を請求することはできないものと解するのが相当である。」（17頁）
と、ばっさり原告の主張を退けた*9。
「特許出願中の技術はレイテンシが３マイクロ秒以下で業界をリードしている」というプレスリリースの記載について、
「これらのプレス・リリースは，いずれも被告グループ会社において，その提供するサービスの優位性を対外的に宣伝する媒体であって，裏付けとなる客観的データないし資料も示されていない。被告が，上記プレス・リリース発表の際，前記(1)イの研究成果等を把握していたかどうかは定かではなく，これらを踏まえてもなお自社が業界をリードしていると判断していたのかどうかも明らかではない。したがって，上記プレス・リリースは，被告グループ会社が実際に本件審査期間に高頻度取引の分野で競争的優位を保っていたことを裏付ける証拠として十分なものではない。」（18頁）
という判断が下されてしまうなど、被告にとっては手放しで喜べるような内容ではないように思えるところもあるが、「規程に基づく支払いの効力」に続いて全面敗訴、という結果にならなかったのは、(被告にとっては）不幸中の幸いだったといえるだろう。
ただ、裁判所が、「本件発明に基づく独占的利益の有無」に最初から飛びつくことなく、35条4項にかかわる争点を先に処理したことによって*10、「社内規程に基づく支払いの合理性」という古くて新しい問題が、大きくクローズアップされる結果となってしまった事実に変わりはない。
そして、まさに今、進められている制度改正が成し遂げられ、「会社と発明者の間の事前の取り決め」がより重視されるルールになったとしても、「規程制定に至るまでの手続的妥当性」の要件はおそらく残る*11ことを考えると、「どうせ特許法35条なんて、間もなく改正されるんだから」と、本判決を看過することもそう簡単にはできないのではなかろうか。
結論だけ見れば「完敗」となった原告側が、この後上訴するかどうか、ということによって、35条4項をめぐる判断基準が再び改められる可能性もまだ残ってはいるものの、企業の実務者としては、まず、今示されている判断を、今後の「職務発明規程」の扱いに向けた重大な示唆、と受け止めるべきではないか、と思った次第である。
*1:とはいえ、「理系弁護士の何でもノート」では「恐らくここ数年で最も重要な職務発明の判決になると思いますよ。」というコメントとともに既に紹介されていた（http://iwanagalaw.blog.shinobi.jp/Date/20141119/1/）。さすが岩永先生、である。
*2:第46部・長谷川浩二裁判長、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf
*3:これは、原告が平成20年5月12日に被告に雇用され（当初は「特別選任職」、その後、「特定社員」。判決によると外国人のようである。）、その後、平成22年8月23日までに問題となる「本件発明」を行った上で、特許を受ける権利を被告に承継したことによる。
*4:過去に、平成16年改正法に基づく発明対価請求に対して判断を示した公表裁判例は2件あるが（東京地判平成24年9月28日（知財高判平成25年2月14日でも結論は維持された）、大阪地判平成26年4月22日）、いずれも会社側が規程を制定しておらず、特許法35条5項に基づく「相当の対価」支払請求の可否がストレートに争われた事例であった。
*5:本件において、被告会社の「規程」の取扱いがア〜ウの要素を全く満たせないような不十分なものだったのか、それとも各要素を満たすことについての立証が十分に行えなかった（例えば規程制定当時に一部の従業員向けの社内説明会等は行っていたが、それを裏付ける資料が散逸していた等）のか、という点は、判決を見ただけでは判然としないところはあるのだが、事業における「特許」の存在感が相対的に低い非製造業の会社においては、規程の制定経緯、周知実態や、その運用面での取り扱いにおいて、本件における被告会社と同様の事情が、多かれ少なかれ存在するように思えてならない。
*6:「基準の開示」については、対価の額、支払方法を具体的に定めている被告発明規程２が従業員らに開示されていないことをもって、満たさない、とした。本件の被告規程のように、発明の取り扱いの大枠を定めるメインの規程と、その内容をより具体的に定める細則的な規程を分けて、社内的に異なるレベルのものとして管理することは、（少なくとも平成16年特許法改正前は）結構多くの会社で採られていた手法ではないかと思うし、今でもその頃の名残が残っている会社はあるのではないか、と推察されるだけに、社内イントラネットに掲載されていたのが「メインの規程」だけだった、ということをもって、基準が「開示」されていない、と判断されたことの実務的なインパクトは、かなり大きいのではないかと思う。手がかりとなる規程を開示することによって、さらに問い合わせれば詳細も確認できる、ゆえにトータルで開示されているといえる、という見方もありえただけに・・・。
*7:本件で裁判所は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成18年7月7日付けで行った調査結果との比較により、このような結論を出しているのだが、判決で引用されている調査結果によると、出願時の補償金の平均は9941円、登録時の平均は2万3782円だから、先述したとおり、被告会社の規程に定める「報奨金」の額は、決して低いものではない。
*8:判決の中で、当事者の主張があまり詳細には引用されていないため、評価しかねるところはあるのだが、ここは、前記(1)〜(3)の要素と併せて、被告側でもう少し頑張って主張・立証する余地があったのではないか・・・と思うところもある。
*9:本件が、原告・被告間の解雇をめぐる別件訴訟と平行して起こされたものであることや、原告の主張が、「相当の対価約287億円の内金2億円」という途轍もないものだったことも、裁判所側に警戒心を抱かせたのかもしれない。
*10:本件では、規程に基づく支払いが現実的に行われていたわけではないし、原告側で規程に基づく支払請求を行っていたわけでも、被告側で規程に基づく支払いがなされたことを抗弁として主張していたわけでもないので、35条4項に係る判断をあえてする必要はなかったのでは？という疑問も湧くところであるが、今の特許法35条の条文構造上、上記のような順番で判断して行かざるを得ないのだろうか・・・。ここは機会があればもう少し勉強してみることにしたい。
*11:むしろ、「対価」の取り決めについて規程の内容を尊重して裁判所の事後的介入を最小限にとどめることの引き換えに、現在35条4項に定められている3要素が、より厳格になることだって十分考えられる。
